“十万个为什么”案（上）：“十万个为什么”有显著性吗？

你的童年，我的童年，好像都有一套《十万个为什么》，自1961年发行以来，《十万个为什么》成为中国最有影响力的儿童科普读物之一，塑造了不同年代的人们共同的童年回忆。

2017年“十万个为什么”商标核准注册，尽管已经受到法律保护，但冒用该商标的书籍仍然层出不穷，甚至有出版社认为“十万个为什么”商标无效。接下来，小知将分两期带大家一起看一则与《 十万个为什么》相关的商标行政纠纷案。

案情简介

某出版社认为商标“十万个为什么”违反了商标法第十一条第一款的规定，请求国家知识产权局宣告该商标无效，国家知识产权局在被诉裁定中认定，商标“十万个为什么”在书籍、印刷出版物等商品领域经长期使用已取得了较高的知名度及识别度，能够起到商标的区分商品来源的作用，驳回了该出版社的请求。该出版社不服被诉裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

法律分析

北京知识产权法院经审理认为，本案的争议焦点为：商标“十万个为什么”是否具备商标法第十一条所规定的显著特征。

商标的显著特征，是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品来源的特征。

商标法第八条规定，可以作为商标申请注册的标志，必须是“能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志”，该法第九条更是明确要求“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别”。

由此可知，显著特征是商标最为重要的一项特征和授权要件，缺乏显著特征的标志不得作为商标注册。

关于申请注册的商标缺乏显著特征的情形，商标法中依次区分为“通用名称”“描述性标志”“其他缺乏显著特征的标志”三个层次。即商标法第十一条规定的：

下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。

因此，北京知识产权法院将分别评述商标“十万个为什么”是否构成商标法第十一条规定的缺乏显著特征的三种情形。

诉争商标“十万个为什么100000WHYS及图”

“十万个为什么”是否属于通用名称

本案中，某出版社主张，商标“十万个为什么”的显著部分“十万个为什么”已成为指代百科类主题图书、期刊的通用名称。对此，北京知识产权法院认为，首先，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（简称商标授权确权规定）第十条规定：

“诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的，人民法院应当认定其属于商标法第十一条第一款第（一）项所指的通用名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。”

本案中，并无证据显示“百科类主题图书、期刊”属于书籍、期刊类商品的一种法定分类，亦无证据显示“十万个为什么”属于“百科类主题图书、期刊”的法定通用名称。

其次，商标授权确权规定第十条进一步规定：

“相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。”

尽管市面上不乏有以“十万个为什么”命名的少儿百科类图书，但以“XX百科全书”“XX知多少”“XX大百科”“XX的世界”等为书名的同类书籍亦大有所在，因此，并无证据显示商标“十万个为什么”已成为书籍类商品上法定或约定俗成的通用名称，整体未构成商标法第十一条第一款第（一）项规定的情形。

“十万个为什么”是否属于描述性标志

本案中，商标“十万个为什么”为图文组合商标，由文字部分“十万个为什么100000WHYS”和问号图形部分构成。某出版社主张，该商标的显著识别部分“十万个为什么”使用在图书、期刊等商品上，仅直接表示了商品的主题特点，亦缺乏显著特征。

对此，北京知识产权法院认为，首先，以文字作为主要识别部分的标志通常分为五大类：

1、臆造词汇，是指权利人独创的非固有词汇，如“柯达”胶片；

2、随意词汇，是指与商品或服务缺乏明显联系的固有词汇，如“长城”葡萄酒；

3、暗示性词汇，是指没有直接描述商品或服务特征，但对其所标示的商品或服务具有某种暗示作用的词汇，如“舒肤佳”香皂；

4、描述性词汇，属于对商品或服务质量、产地、特征等的直接描述；

5、通用名称，是对某类商品或服务的通用称呼。

这五类标志与其标示和依附的商品或服务之间的联系密切程度逐渐递增，其显著特征则依次递减，臆造词汇、随意词汇、暗示性词汇具有显著性，而描述性词汇和通用名称则不具有显著性。

本案中，“十万个为什么”并不属于臆造词汇，而是一个偏正结构短语。根据其字面含义，通常被理解为“有很多疑问”的一种夸张表达。由于“书籍”系“装订成册的著作”，可能承载着各种表达形式的各种内容，因此，将“十万个为什么”一词使用在“书籍”商品上，并无从知晓该书籍的表达形式或具体内容，从而不属于对某一类特定书籍的某项特征进行直接描述。如果仅就“十万个为什么”的固有含义而言，将其使用在“书籍、印刷出版物”等商品上，并不属于该类商品的通用名称或描述性词汇，至多属于对此类商品的内容具有某种暗示作用的暗示性词汇，而暗示性词汇本身是具备固有显著性的。

其次，依据商标授权确权规定第十一条规定：

“商标标志或者其构成要素暗示商品的特点，但不影响其识别商品来源功能的，不属于该项所规定的情形。”

本案中的“十万个为什么”即属于此种情形。如前所述，“十万个为什么”一词在汉语中的固有含义并未直接表示“书籍、印刷出版物”等商品的质量、内容、主题等特点，故商标“十万个为什么”整体未构成商标法第十一条第一款第（二）项规定的情形。

“十万个为什么”是否属于“其他缺乏显著特征的”情形

本案中，某出版社主张，商标“十万个为什么”除“十万个为什么”外的其他构成要素亦不具备显著性，数字及英文组合“100000 WHYS”为中文“十万个为什么”的直译，问号对应中文中的“为什么”，亦为表示疑问的通用标点符号。对此，北京知识产权法院认为，该商标的显著部分“十万个为什么”未构成商标法第十一条第一款第（一）（二）项规定的情形，该短语本身使用在“书籍、印刷出版物”等商品上，亦不具有“其他缺乏显著特征的”的情形。该商标的数字及英文组合“100000 WHYS”及问号图形，更加强化了其作为商标的显著特征，相关公众能够通过该商标识别商品来源，所以，商标“十万个为什么”使用在其指定商品上整体上具备显著特征，未构成商标法第十一条第一款第（三）项规定的“其他缺乏显著特征的”情形。

综上所述，北京知识产权法院判决驳回该出版社的诉讼请求。

法官提示

具备显著特征是商标获准注册的一个重要条件，在判断商标是否具有显著特征时，一般以商标申请时的事实状态为准，如果核准注册时事实状态发生变化，则应以核准注册时的事实状态为准，而且，应以与该商标指定使用商品或服务有关的消费者和经营者等相关公众为判断主体。

商标经过长期宣传使用获得较高知名度后，可能会引起大量同业经营者竞相模仿，但并不意味着商标就因此丧失了显著性而成为通用名称。在判断商标是否属于表示商品的功能、用途及其他特点的标志时，应当从商标的固有含义出发，不能简单将市场上是否存在大量使用在同种商品上的相同或近似商标作为判断标准。

本案中，商标“十万个为什么”申请注册时未违反商标法第十一条的规定，不属于书籍、期刊类商品的通用名称，亦不属于仅直接表示商品的功能、用途及其他特点的描述性标志和其他缺乏显著特征的标志。（未完待续）